【干货】商标被许可人能否以“侵犯在先权利”提无效？
2017-10-26 16:46:22   来源：IP精英领域   评论：0 点击：

申请注册的商标不得损害他人的在先权利，是《巴黎公约》的一项基本原则，商标具有侵犯第三人的既得权利的性质的，可以拒绝注册或注册无效。《与贸易有关的知识产权协定》第十六条也规定，注册商标的所有人应享有专有权……上述权利不应损害现有的在先权利，也不应影响各成员在使用的基础上授权权利的可能性。

在我国2001年《商标法》将不得与他人在先权利相冲突提高到基本原则地位，第九条“申请的注册商标应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”；第三十一条（2014年《商标法》第三十二条）“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利。”可见，我国现有在先权利的理解，既有三十一条狭义的概念，又有第九条开放性的概念。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）第17条“要正确理解和适用《商标法》第31条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的概括性规定。人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于《商标法》已有特别规定的在先权利，按照《商标法》的特别规定予以保护；《商标法》虽无特别规定，但根据《民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。”之规定，在先权利的时间节点是以诉争商标申请日为准，且在先权利应当延续至诉讼时，如果在先权利在诉讼时，已经失效，诉争商标是可以注册或不予撤销。

福建老酒公司在程序上能否提出商标无效宣告申请的关键点是：其是否构成在先权利的利害关系人。

本案诉争商标是第1058294号“鼓岭”商标，由吉百年食品公司于2012年3月7日向国家工商行政管理总局提出申请注册，核定使用商品为33类“开胃酒；鸡尾酒等” 酒类，2013年4月28日被核准注册，专用期限至2023年4月27日止。

引证商标一（第128098号“鼓山商标及图” ） 的注册日是2013年3月1日，商标注册人安发达公司，核定的商品为第33类：酒。专用权期限至2023年2月28日。

引证商标二（第5738370“鼓山”）的注册日是2009年9月21日（2006年11月21日申请），商标注册人安发达公司，核定的商品为第33类：果酒等酒类。专用权期限至2019年9月20日。

依据《意见》，引证商标二的注册日（2009年9月21日）早于诉争商标的申请日（2012年3月7日），构成诉争商标的在先权利。

引证商标一，是在诉争商标申请日（2012年3月7日）后核准注册（2013年3月1日），如无证据证明吉百年食品公司有主观恶意抢注或过错，不能以其在后形成的权利对抗吉百年食品公司在先申请注册，故引证商标一是否构成在先权利还待进一步实体审理。

福建老酒公司在一审行政诉讼阶段补充提交了1-3《转让合同》、《注册商标转让证明》、《核准商标转让证明》、《商标许可使用协议》，4-7《酒类流通备案登记表》、《知识产权海关保护备案核准通知书》、《行政处罚决定书》等证据，足以证明从2009年1月1日起，福建老酒公司经授权取得引证商标一、二的许可使用，并一直真实持续地商标法意义上使用引证商标一二（许可使用期限为2009年1月1日至2016年4月30日）。上述补充证据是对原有证据证明事实的补强，直接影响本案的审理结果，且具有真实性、合法性、关联性，行政诉讼阶段予以采信，并无不当。

如诉争商标与引证商标一、二构成近似商标，相关公众（酒类的消费者或经销商）在选购酒类商品时，无法将引证商标一、二与诉争商标相区分，有可能混淆商品的来源，将实际使用引证商标一、二的福建老酒公司生产的酒类产品误认为是吉百年食品公司生产的，或与吉百年食品公司相关联，则市场份额受损的主体是商标的实际使用人即福建老酒公司，故福建老酒公司当然构成在先权利的利害关系人。

商标权的保护，旨在鼓励正当竞争，划清商业标识之间的边界，遏制恶意抢注他人知名商业标识及“傍名牌”行为。依据2014年《商标法》第四十五条第一款，《最高人民法院关于审理民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，注册商标的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等之规定，福建老酒公司在程序上有权以在先权利的利害关系人请求商标评审委员会宣告诉争商标无效。

上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会

法定代表人赵刚，主任

委托代理人康陆军，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

被上诉人（原审原告）福建老酒酒业有限公司

法定代表人林雄，董事长。

委托代理人徐军，北京大成（福州）律师事务所律师。

委托代理人钟彬，北京大成（福州）律师事务所律师。

原审第三人福建吉百年食品有限公司

法定代表人林锦云，执行董事。

委托代理人叶文兴，福建建达律师事务所律师。

上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因与被上诉人福建老酒酒业有限公司（简称福建老酒公司）、原审第三人福建吉百年食品有限公司（简称吉百年食品公司）商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第3587号行政判决，向本院提起上诉。本院于2017年3月29日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

北京知识产权法院审理查明：

第10582940号“鼓岭”商标（简称诉争商标）由吉百年食品公司于2012年3月7日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出申请注册，核定使用商品为第33类：开胃酒；鸡尾酒；白兰地；米酒；清酒；黄酒；料酒；烧酒；果酒（含酒精）；酒精饮料（啤酒除外）等。2013年4月28日，该商标被核准注册，专用期限至2023年4月27日止。

第128098号“鼓山商标及图”商标（简称引证商标一）的商标注册人为安发达环球投资集团有限公司（简称安发达公司），核定使用商品为第33类：酒。2013年3月1日，该商标被核准注册，专用期限至2023年2月28日。

第5738370号“鼓山”商标（简称引证商标二）由安发达公司于2006年11月21日向商标局提出注册申请，核定使用商品为第33类：果酒（含酒精）；蒸馏酒精饮料；葡萄酒；酒（饮料）；含酒精液体；米酒；清酒；黄酒；料酒；食用酒精。2009年9月21日，该商标被核准注册，专用期限至2019年9月20日。

第5795635号“鼓山及图”商标（简称引证商标三）由安发达公司于2006年12月19日向商标局提出注册申请，核定使用商品为第33类：含酒精液体；酒（饮料）；食用酒精；黄酒；料酒；烧酒；米酒；葡萄酒；蒸馏酒精饮料；含水果的酒精饮料。2009年10月14日，该商标被核准注册，专用期限至2019年10月13日。

2014年8月11日福建老酒公司针对诉争商标向商标评审委员会提出撤销注册申请。其主要理由为：诉争商标具有明显“傍名牌”的主观恶意，扰乱了正常的市场经营秩序，造成消费者的误认误购，给福建老酒公司造成巨大损失，根据2001实施的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。诉争商标应予以撤销。

福建老酒公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、申请中华老字号申报材料复印件；2、福建老酒公司营业执照、组织机构代码、商标注册材料复印件；3、2004-2006年福建老酒公司资产负债表及损益表复印件；4、福建老酒公司历史沿革相关介绍材料复印件；5、荣誉证书复印件。

吉百年食品公司答辩的主要理由为：诉争商标为吉百年食品公司自行创意设计，商标创意独特，极富内涵，显著性极强。诉争商标与福建老酒公司所引证的商标不构成近似。福建老酒公司申请具有针对性，具有恶意性。据吉百年食品公司查询，福建老酒公司并非商标权利人，其恶意明显。

吉百年食品公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、商标注册及许可材料；2、吉百年食品公司荣誉证书材料；3、广告宣传材料；4、销售材料复印件。

福建老酒公司的主要质证意见：吉百年食品公司的的答辩理由不能成立。

福建老酒公司向商标评审委员会补充提交了如下证据（证据编号顺延）：6、商标许可使用协议；7、产品图片。

2015年4月22日，商标评审委员会作出商评字〔2015〕第30387号《关于第10582940号“鼓岭”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。该裁定认定：诉争商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2001年商标法。本案的相关程序问题适用2014年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）。2014年商标法第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告商标无效。本案福建老酒公司并非“鼓山”商标在先权利人及利害关系人，其不具备依据商标法第四十五条第一款规定提出争议的主体资格，故对福建老酒公司的撤销申请予以驳回。综上，福建老酒公司的撤销理由不成立。商标评审委员会裁定：诉争商标的注册予以维持。

福建老酒公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

在一审诉讼阶段，福建老酒公司除在行政程序中向商标评审委员会提交的证据之外，另向北京知识产权法院补充提交了如下证据：1、《转让合同》、《注册商标转让证明》、《核准商标转让证明》，用以证明2005年1月15日，福建绿得生物股份有限公司（简称福建绿得生物公司）将其鼓山牌商标（注册号：128098）转让给福建老酒公司，2006年11月7日，办理商标转让备案，2007年5月14日，获得商标转让核准；2、《核准商标转让证明》，用以证明2009年5月18日，福建老酒公司将鼓山商标（注册号：5738370）转让给安发达公司；3、《商标许可使用协议》，用以证明2009年1月1日，安发达公司与福建老酒公司签订《商标许可使用协议》，安发达公司将“鼓山及图”商标（注册号：128098、5738370）许可福建老酒公司使用，使用商品范围包括福建老酒、红曲酒等，许可使用期限为2009年1月1日至2016年4月30日；4、《酒类流通备案登记表》、《全国工业产品生产许可证》，用以证明福建老酒公司获得福州市贸易发展局颁发的《酒类流通备案登记表》，经营品种包括鼓山牌福建老酒，福建老酒公司持续使用鼓山牌商标；5、《知识产权海关保护备案核准通知书》，用以证明从2007年11月22日起，福建老酒公司向海关总署提出知识产权海关保护备案，对鼓山牌及图商标（注册号：128098）进行备案并获得核准；6、《行政处罚决定书》（岚工商处[2008]63号）、《行政处罚决定书》（台工商鳌处字[2008]第131号）；7、《破案告知书》、《经济犯罪案件破案回告书》（长公经破告字[2010]第004号）、《立案决定书》（侯公立字[2012]00065号），用以证明福建老酒公司在经营使用“鼓山”商标过程中通过行政和刑事手段打击仿冒鼓山商标的违法犯罪行为，工商行政部门和公安机关均认可福建老酒公司是鼓山商标的实际使用人，商标评审委员会认为福建老酒公司不是鼓山商标的利害关系人明显与事实相悖。

商标评审委员会向北京知识产权法院提交了行政阶段福建老酒公司、吉百年食品公司向商标评审委员会提交的证据及相关材料的复印件；诉争商标和引证商标的商标档案复印件；行政阶段相关材料复印件。

吉百年食品公司向北京知识产权法院补充提交了如下证据：1、吉百年食品公司“鼓岭”商标的产品实物照片，用以证明诉争商标的使用情况；2、福州市知名商标证书与福建省著名商标证书，用以证明诉争商标的品牌知名度；3、吉百年食品公司“鼓岭”商标的产品持续宣传推广照片，用以证明诉争商标的市场知名度；4、诉争商标的产品持续销售发票，用以证明诉争商标产品的市场销售情况；5、吉百年食品公司“鼓岭”类似商标的注册证书及受理通知书，用以证明诉争商标持续完善注册保护；6、福建省工商管理局著名商标的通知，用以证明诉争商标的知名度。

一审庭审过程中，福建老酒公司当庭表示仅对引证商标一、二主张权利；各方当事人均认可本案的争议焦点为福建老酒公司是否具有提出无效宣告请求的主体资格。

上述事实，有诉争商标与引证商标的商标档案、被诉裁定、复审申请书、当事人在行政程序和诉讼程序提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。

北京知识产权法院认为：判断福建老酒公司是否具有提出无效宣告请求的资格，应以福建老酒公司是否系引证商标的在先权利人或利害关系人为标准。福建老酒公司提交了证据1-3：《转让合同》、《注册商标转让证明》、《核准商标转让证明》、《商标许可使用协议》等证据，用以证明引证商标的转让过程。根据上述证据，引证商标一、二的转让程序合法、有效，且自2009年1月1日起，福建老酒公司成为引证商标一、二的被许可使用人。福建老酒公司没有证据证明引证商标一、二的许可方式为独占许可，故对于福建老酒公司称其为引证商标一、二的独占使用人的主张，不予支持。此外，根据福建老酒公司提交的证据4-7：《酒类流通备案登记表》、《知识产权海关保护备案核准通知书》、《行政处罚决定书》等，可以证明福建老酒公司对引证商标一直持续使用，福建老酒公司是引证商标的实际使用人。综上，福建老酒公司是引证商标的被许可使用人，且一直持续使用引证商标，是本案引证商标的利害关系人。综上，福建老酒公司构成商标法第四十五条第一款所指“在先权利人或者利害关系人”之情形，具备提出争议的主体资格，商标评审委员会对此认定错误，予以纠正。鉴于被诉裁定仅从主体资格的角度进行审查以本案福建老酒公司并非引证商标的在先权利人及利害关系人，不具备提出争议的主体资格为由驳回撤销申请，维持诉争商标，就实体问题并未进行审查，因此，撤销商标评审委员会作出的被诉裁定，商标评审委员会重新就实体问题作出裁定。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）、（二）项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。

商标评审委员会不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，维持被诉裁定。其主要上诉理由是：一、福建老酒公司在行政程序中提交的证据不足以证明其系引证商标一、二的利害关系人，被诉裁定并无不当。二、福建老酒公司在一审诉讼程序中补充提交的证据不是被诉裁定作出的依据，该公司没有正当理由在行政程序中不提交，故法院不应当采纳这些证据。三、即使采纳福建老酒公司在一审诉讼程序中提交的证据，这些证据亦为该公司在引证商标转让前使用引证商标形成的证据，不能证明其目前具有合法使用的权利，系引证商标的利害关系人。三、引证商标一、二、三均处于三年未使用的撤销程序中，权利状态不稳定，本案应当中止诉讼，待引证商标的权利状态稳定后再恢复本案审理。

福建老酒公司服从原审判决。

吉百年食品公司未提出上诉，但向本院提交陈述意见，认为福建老酒公司没有提起无效宣告的主体资格。

经审理查明，一审法院查明的事实属实，依法予以确认。

另查，吉百年食品公司在二审诉讼中向本院补充提交了以下证据：1、福建省认定诉争商标为著名商标的材料，证明诉争商标具有很好的市场知名度；2、“鼓岭”与“鼓山”行政区划卫星图及“鼓岭”的相关报道，证明“鼓岭”与“鼓山”属于两个不同的行政区划单位，“鼓岭”名气享誉海内外，知名度高于“鼓山”。3、北京大学国际知识产权研究中心出具的《专家论证法律意见书》，证明诉争商标“鼓岭”足以与引证商标“鼓山”相互区分。

本院经审查认为，上述证据与本案的争议焦点即主体资格争议缺乏关联性，本院不予采纳。

本院认为：本案的争议焦点是福建老酒公司是否具有提出诉争商标无效宣告请求的主体资格。

2014年商标法第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，注册商标的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

本案中，福建老酒公司在行政程序中向商标评审委员会提交了若干证据证明其无效宣告请求的主张，其中包括该公司与引证商标的关系方面的证据。商标评审委员会作出的被诉决定认定这些证据无法证明福建老酒公司是引证商标的权利人或利害关系人，在此情况下，福建老酒公司当然可以在诉讼程序中进一步提交证据证明其有资格提起无效宣告请求。而且，这些证据具有真实性、合法性、关联性，一审法院采纳福建老酒公司在一审诉讼中补充的证据，并无不当，本院予以支持。商标评审委员会关于一审法院不应采纳福建老酒公司在一审诉讼程序中补充提交的证据的上诉理由不能成立，本院不予支持。

福建老酒公司向一审法院提交的证据1-3：《转让合同》、《注册商标转让证明》、《核准商标转让证明》、《商标许可使用协议》等证据，可以证明引证商标一、二的转让程序合法、有效，且自2009年1月1日起，福建老酒公司成为引证商标一、二的被许可使用人，许可期限从2009年1月1日至2016年4月30日。福建老酒公司提交的证据4-7：《酒类流通备案登记表》、《知识产权海关保护备案核准通知书》、《行政处罚决定书》等，可以证明福建老酒公司一致持续使用引证商标一、二，福建老酒公司是引证商标一、二的实际使用人。综上，在案证据足以证明福建老酒公司是引证商标一、二的被许可使用人，且一直持续使用引证商标，是本案引证商标的利害关系人。福建老酒公司构成2014年商标法第四十五条第一款所指“在先权利人或者利害关系人”之情形，具备提出商标无效宣告请求的主体资格，商标评审委员会对此认定错误，一审法院予以纠正是正确的。商标评审委员会关于在案证据不能证明福建老酒公司系引证商标的利害关系人、不具有提交无效宣告请求的资格的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

商标评审委员会另主张，引证商标一、二、三均处于三年未使用的撤销程序中，权利状态不稳定，本案应当中止诉讼，待引证商标的权利状态稳定后再恢复本案审理。但是，商标评审委员会并未提交任何证据证明引证商标一、二、三目前处于三年未使用的撤销程序中并且相关案件已进入诉讼程序，故对于商标评审委员会的该项上诉理由，本院不予支持。

综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法。商标评审委员会的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审　判　长　　刘　辉

审　判　员　　刘庆辉

代理审判员　　毛天鹏

二〇一七年六月十六日

书　记　员　　刘宗睿